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| 宣告专利权无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同是否具有追溯力？ | 发布于:2003/12/03 | |
| 【案例】山东省某矿山机械厂，1986年7月与某研究设计院的张铮签订了一份“机器自动控制器”专利实施许可合同。矿山机械厂实施张铮的实用新型专利，付给张铮10000元的使用费。1987年2月，矿山机械厂得知张铮的专利权被宣告无效，于是想向张铮追回10000元的使用费。 【分析】该案说明的是：《专利法》中溯及力的规定对于解决当事人之间的专利纠纷有很重要的作用。 《专利法》第50条规定：“宣告无效的专利权被视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，专利管理机关作出并已执行的专利侵权处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予补偿。如果依照上款规定，专利权人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。”这就是说，宣告专利权无效的决定，对在该决定以前，人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，专利管理机关作出并已执行的专利侵权处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不产生追溯力。这主要是指因侵权而付给的赔偿费、因改造合同而付给的专利使用费、专利转让费等，都不需要返还对方。所以矿山机械厂如已实施了张铮的发明创造，就不能再追还10000元的使用费。但是，法律已做了另外的例外的情况，就是“因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。这主要是指一些人利用实用新型专利授权前不进行实质审查的规定，明知自己的专利会被宣告无效，仍然与他人签订转让合同，从中牟取暴利。这种因专制权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。另外，《专利法》还规定，如果专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则的。专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。所以，如果矿山机械厂实施张铮的发明创造，因张铮的恶意而造成损失，矿山机械厂可以要求张捧给予赔偿。另外，如果矿山机械厂的收益和支付使用费明显不公平，可以要求张铮返还全部或部分专利使用费。 本案例摘自《专利纠纷诉讼指南》 |
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